Asunto Jurídico Relevante: La Sección 204 de la Ley del Copyright de los Estados Unidos tiene como objetivo, principalmente, proteger a los titulares de Copyright de terceras personas que, de una forma fraudulenta o desprevenida, pretendan adquirir el todo o parte de estos derechos de una forma previamente no negociada y oralmente; y asimismo, por vía de la solemnidad de escritura dispuesta para efectos de probar la eficacia de la ocurrida transferencia del todo o parte de un determinado copyright, pretende darle herramientas a los titulares y beneficiarios a efectos de que diriman sus disputas en la materia.
Caso: Barefoot Architect, Inc Vs. Sarah Bunge; Thomas F Friedberg; Tracy Roberts; Springline Architecs L.L.C.
Corte que decidió: United States Court of Appeals for the Third Circuit.
Fecha: 14 de enero de 2011
I. Hechos
- Sarah Bunge y Thomas Friedberg (En adelante denominados como los propietarios), querían construir una casa en las Islas Vírgenes. Ellos se acercaron a Michael Milne, un arquitecto quien a su vez era el vicepresidente y director de la firma de arquitectos Virgin Islands Architectural llamada Village Vernacular, Inc.
- Mientas que seguía actuando como empleado de ésta firma de arquitectos, el Sr. Milne comenzó a trabajar en el proyecto de los propietarios. Estos últimos acordaron una oferta (Letter of intent) y pagaron un depósito de USD$1,000.00 para contratar a la referida firma el 10 de junio de 1999.
- El Sr. Milne preparó una serie de bocetos y dibujos preliminares para el proyecto. Los propietarios pagaron otros USD$6,650.00 a Village el 5 de Octubre de 1999.
- Todos los dibujos y la correspondencia con el Sr. Milne cruzada a lo largo de 1999, llevó el sello de la firma de arquitectos Village.
- En abril del 2000, el Sr. Milne entregó al Departamento de Planeación y de Recursos Naturales de las Islas Virgenes, una serie de dibujos conceptuales para el proyecto. Estos dibujos entregados fueron, a su vez, proporcionados con la legenda identificativa de la firma Village.
- Sin embargo, la firma Village estaba en proceso de culminar sus prácticas en el campo de la arquitectura. Así, el Sr. Milne necesitó otro lugar diferente para hacer su negocio. Al mismo tiempo, el Sr. Milne constituyó una segunda corporación llamada: Bareffot Architect, Inc., donde continuó su práctica profesional y donde ejerció como dueño y presidente.
- Los propietarios quisieron continuar trabajando con el Sr. Milne, y el 31 de agosto de 2000 acordaron un contrato estándar de la American Institute of Architects (AIA), a fin de contratar los servicios de la corporación Barefoot. Dicho acuerdo y/o contrato tenía un precio de USD$123,495 lo que cubría servicios básicos, una categoría definida en el artículo 2 de dicho acuerdo.
- El acuerdo, asimismo, definió el término de servicios adicionales, los cuales fueron tasados en USD$ 85.00 por hora sobre el precio de los servicios básicos prestados.
- El 7 de junio de 2001, los propietarios habían pagado más del precio de los servicios básicos, pero aún recibían dibujos de construcción. Sin embargo, Barefoot exigió que los propietarios pagaran USD$281,698.43 por el concepto de servicios contingentes adicionales, los cuales se habían causado- supuestamente- por los cambios hechos al proyecto por parte de los propietarios.
- Los propietarios se rehusaron en pagar por tales servicios contingentes adicionales, y el 11 de diciembre de 2011 el Sr. Milne les envío una carta declarando que su firma suspendía los servicios que estaban prestando, conforme al artículo 8.1 del acuerdo firmado.
- Los propietarios reaccionaron contratando al Sr. Tracy Roberts, quien trabaja en la firma Springline Architectures, LLC.
- Bajo tal panorama, la firma Barefoot presentó demanda el 27 de julio de 2004, alegando que Bunge, Friedberg, Roberts y la firma Springline habían violado sus copyright en el diseño de la casa. La demanda también sostuvo pretensiones por violación de la Lanham Act e incumplimiento contractual.
- Los demandados, por su parte, presentaron 5 contrademandas alegando: (1) incumplimiento contractual; (2) fraude, (3) incumplimiento de deberes fiduciarios; (4) violación de la Lanham Act; y (5) la existencia de responsabilidad civil extracontractual.
- El 22 de junio de 2007, la corte de distrito rechazó las contrademandas en donde se alegaron pretensiones de fraude, violación al Lanham Act y responsabilidad civil extracontractual. Dejando así intactas las respectivas pretensiones de incumplimiento del contrato y de derechos fiduciarios.
- El 9 de septiembre de 2008, después de la decisión de la corte, Barefoot y la firma Village acordaron un Memorando de Transferencia, cuya intención era reconocer por escrito (memorialize) una transferencia de propiedad que se hizo oralmente el día 5 de octubre de 1999, transferencia que involucró el copyright sobre el proyecto de diseño. El Sr Milne firmó el referido memorando en representación de ambas firmas (En Village actuando como vicepresidente y director, y el Barefoot actuando como presidente); el Sr. Glenn Speer, actuando como presidente de la firma Village, también suscribió el documento en representación de ésta firma.
- Los demandados luego pretendieron sentencia sumaria, la cual fue otorgada por la corte de distrito respecto a las pretensiones de infracción erigidas a la luz del Copyright Act y la Lanham Act. Poco tiempo después, la corte de distrito rechazó las pretensiones de los demandados relacionadas con el incumplimiento contractual y deberes fiduciarios.
- Ambas partes, ante tal panorama, apelaron la referida decisión. Por un lado, Barefoot solicitó solo que se restituyera su pretensión relacionada con el Copyright Act. Y los demandados, por su parte, limitaron su apelación a las pretensiones de responsabilidad civil extracontractual, incumplimiento contractual e incumplimiento de deberes fiduciarios.
II. Consideraciones de la corte
En primer lugar, la corte de apelaciones recordó que la corte de distrito rechazó la pretensión erigida por Barefoot en materia de Copyright al considerar que, Barefoot no era el titular del copyright subyacente a los planos arquitectónicos al tiempo en el que tales derechos fueron alegados -judicialmente- como infringidos. Y en consecuencia, Barefoot carecía de legítimo interés para erigir una acción judicial de infracción de copyright.
Tal decisión se fundó, volvió a recordar la corte de apelaciones, en el siguiente razonamiento por parte de la corte de distrito:
Cuando Milne originalmente creó la obra protegible, el estaba [trabajando] como empleado de Village. Bajo la doctrina de obras hechas por encargo se presume que Village es el titular de los copyright de las obras creadas por sus empleados durante el curso de sus trabajos. [1]
A efectos de analizar el referido razonamiento, la corte de apelaciones recordó, en primer lugar, que la titularidad de un copyright es libremente transferible por cualquier documento escrito o por disposición de la ley. Sin embargo, explicó la corte, “una transferencia (diferente a aquella que se posibilita por disposición de la ley, no es válida a menos de que… sea por escrito y suscrita por el titular de los derechos transferidos o por el representante debidamente autorizado del titular [2]”.
En el caso en concreto, ningún escrito existió hasta que el Memorando de Transferencia se suscribió el 9 de septiembre de 2008 –casi 9 años después de que la alega asignación se materializara (5 de octubre de 1999)-, y más de 4 años después de que se presentara la demanda. Así, la corte de apelaciones sostuvo que la primera cuestión que debían decidir, se reduce a determinar si tal demora en el reconocimiento por escrito de la transferencia puede con éxito darle validez a una transferencia oral supuestamente perfeccionada hace mucho tiempo atrás.
En tal propósito, la corte inició su análisis interpretando la Sección 204(a) la cual, específicamente, contempla que una “nota o memorando” emitida después de la transferencia es diferente a un “instrumento de transferencia”, como un posible medio para satisfacer el requerimiento “por escrito” que provee la Copyright Act. Así, se tiene que “la nota o memorando no constituye, por si misma(o), la transferencia; más bien, [dicho] escrito alcanza validez legal [respeto] de un cambio de titularidad que se ha llevado a cabo. Bajo los términos del Estatuto es claro que una transferencia oral puede [imprimírsele] efectos legales a través de un documento subsecuentemente suscrito [3]”.
Respecto a lo anterior, la corte recordó que lo anterior hallaba sustento en la decisión que el Noveno Circuito (Ninth Circuit) había sostenido en el caso Konigsberg Int’l v. Rice, 16 F.3d 355 (9th Cir. 1994). En este caso, la novelista Anne Rice alegó un acuerdo oral para hacer un borrador de un melodrama romántico que involucra un triangulo de amor entre una momia que resucitada, una heredera inglesa y la reina cleopatra, para así licenciar la historia a Konigsberg como materia prima para la elaboración de varias obras derivadas. En tal caso, recordó la corte, el alegado acuerdo oral otorgó a Konigsberg la posibilidad para explotar sus derechos en un periodo de 2 años, con una opción de prórroga. La única prorroga suscrita por escrita del acuerdo, sin embargo, fue una carta que Rice le dirigía al abogado de Konigsberg, enviada después de que el litigio en ese entonces había iniciado. De dicha carta se podía leer, lo siguiente: “En lo que a mí respecta, estos contratos, aunque nunca suscritos, fueron respectados por la carta… [4]”.
Con la referida carta Konigsberg intentó probar que Rice le había otorgado una licencia, pero el 9 Circuito –en tal caso- se rehusó a adoptar tal teoría. Al punto, la referida corte argumentó lo siguiente: “El requisito de documento escrito es diseñado para prevenir que el autor obsequie inadvertidamente su[s] copyright[s], para forzar a la parte que quiere usar una obra protegida a negociar con el creador para determinar de forma precisa que derechos están siendo transferidos y a que precio, y para proporcionar una útil herramienta a las partes para resolver sus disputas [5]”.
Tales objetivos, de acuerdo al 9 Circuito, son solo útiles si el documento escrito es ejecutado de una forma casi contemporánea y/o coincidente con el acuerdo y a su vez, éste último es producto de las negociaciones de las partes.
En resumen, la corte de apelaciones del caso en concreto consideró que de acuerdo con la interpretación del 9 Circuito, “un acuerdo oral sujeto al estatuto puede ser válido pero ineficaz ante la corte, así una transferencia de copyright no puede tener lugar sin un documento escrito. Esta lectura de § 204 (a) obligó a la corte a interpretar rígidamente los requerimientos estatutarios… Así interpretado, § 204 (a) no fue satisfecho a través de una carta que fue escrita 3 años y medio después del alegado acuerdo oral, un año y medio después que éste término alegado pudo haber expirado y 6 meses dentro de un juicio contencioso [6]”.
Especificamente frente a los términos referidos anteriormente, la corte de apelaciones en éste caso consideró poco convincente el mentado análisis. Para empezar, la corte explicó que aunque el texto del estatuto (como se observó anteriormente) claramente permite para un escrito subsecuente efectuar una previa transferencia oral, éste no especifica un periodo de tiempo durante el cual el escrito deba ser consumado. De hecho, la Sección § 204 (a), agregó la corte, ni siquiera impone un confuso estándar como el del concepto de “substancialmente contemporáneo”.
Más aún, extendiendo el argumento del Noveno Circuito que soporta una distinción entre una transferencia del copyright oral que no es válida y un contrato oral que simplemente es ineficaz –opinó la corte- se hace muy complicado discernir en la práctica su diferencia. Tal como diferentes autores han anotado al respecto, “un acuerdo es válido solo en la medida en que éste tiene operación legal, e invalido en la medida en que éste no la tiene, significando que un contrato ineficaz por el estatuto de fraude no es actualmente válido en algún sentido [7]”.
El séptimo circuito también sigue la regla de que un acuerdo oral es válido si éste es posteriormente ratificado por escrito. Regla que ha aplicado a hechos muy similares a aquellos que presiden el presente caso. Por ejemplo, en el caso Imperial Residential Design vs. Palms Development Group, 70 F.3d 96 (11th Cir. 1995), concluyó que, al menos en un caso similar al actual, en el cual el cedente y el cesionario no discutieron la titularidad y de hecho fueron ambos demandantes en el mismo caso de infracción, podría no demandarse un escrito contemporáneo. En tal sentido, la referida corte razonó lo siguiente: “el propósito principal de la Sección 204(a) (como en el Estatuto de fraude) es resolver disputas entre titulares y beneficiarios [adquirientes] y, [a su vez], para proteger titulares de copyright de personas que equivocada o fraudulentamente pretenden licencias orales o la titularidad del copyright [8]”.
Bajo tal panorama, y frente al punto en concreto, la corte sostuvo que al menos cuando no hay disputa entre quien transfiere y quien recibe respecto de la titularidad de un copyright, existe una pequeña justificación para demandar que un instrumento escrito que valide tal situación, sea esbozado y suscrito contemporáneamente con la fecha de la transferencia. Ninguna persona en los casos atrás citados (o en el caso que se está resolviendo), explicó la corte, ha otorgado inadvertidamente su copyright, ha perdido su oportunidad para negociar o se ha visto desprovisto de una útil herramienta para resolver su disputa.
Asimismo, explicó la corte, todos los demandados de estos casos sabían o debieron haber conocido que eran al menos potenciales infractores del copyright de un tercero.
Dado que ninguna de las consideraciones dirigidas en el caso Koningsberg interactuan en un caso en el cual no existe disputa entre quien transfiere y quien recibe, la corte sostuvo que un tercero infractor en tal caso no puede evadir responsabilidad por medio de invocar la Sección 204, demandando así un instrumento escrito contemporáneo a la fecha de la transferencia.
Sin embargo, la corte sostuvo que la anterior conclusión no necesariamente lleva a la conclusión de que Barefoot prevalece sus argumentos en el caso en concreto, y tampoco que la corte de distrito debería reversar su fallo. Al punto, la corte explicó que para que un documento escrito valide y/o ratifique una previa transferencia de derechos, ésta última debe actualmente ocurrido. En tal sentido, la corte acordó con la conclusión de la corte de distrito respecto a que Barefoot había fallado en llevar a juicio que la alegada transferencia oral ocurrió.
En tal sentido, la pretendida transferencia del copyright de Village en el caso en concreto corresponde, por su naturaleza, a una cesión. En la ley contractual, explicó la corte, “una cesión de un derecho es una manifestación de la intención del cedente de transferirlo, por virtud del cual el derecho del cedente es extinguido, en una parte o en un todo, y el cesionario adquiere un derecho para [ejercer] dicho derecho [9]”.
De manera análoga, una cesión de un copyright es una manifestación de la intención del cedente de transferir el copyright por virtud del cual el copyright del cedente se extingue, en un todo o en parte, y el cesionario adquiere el transferido copyright. Todo lo que se requiere para que la cesión se materialice, es que el cedente manifieste una intención de transferir el derecho a otra persona. Así, la manifestación puede ser hecha a otro o a una tercera persona en su representación y, salvo lo que está previsto por el estatuto o por el mismo contrato, ésta puede ser hecha oral o por escrito.
Como se observa, ninguna formalidad particular es requerida, salvo lo que el Copyright Act disponga sobre el particular. En tal sentido, la corte explicó que “cualquiera [persona] con la autoridad [legal] para transmitir la propiedad de Village a otra persona, podría haber transferido oralmente el copyright a Barefoot (…) [10]”.
No obstante lo anterior, éste caso presentó una complicación adicional. Ésta fue que el copyright fue alegadamente cedido por Village, actuando a través de Milne, y cedido a Barefoot, también actuando a través de Milne. A pesar de tal situación, el Sr. Milne insistió que la transferencia de derechos ocurrió oralmente el 5 de octubre de 1999. En consecuencia, Barefoot arguyó tres posibles fuentes que sustentaban la referida evidencia; sin embargo, la corte consideró que cada una de las tres fuentes planteadas era inútil.
(i) Frente a la primera posible fuente, Barefoot arguyó que el Memorando, en sí mismo, era la mejor evidencia de la cesión; toda vez que tanto él y el Sr. Speer suscribieron un documento confirmando y/o validando que la cesión había dado a lugar. Al punto, la corte no estuvo de acuerdo con tal argumento. Así, y de manera expresa, la corte sostuvo lo siguiente: “la idea de un memorando ratificando una previa transferencia del copyright depende de que la transferencia original hubiera ocurrido. En cada uno de los casos anteriormente citados, para la proposición de que un documento escrito posterior pueda confirmar un previo otorgamiento [hecho] vía oral, existió evidencia de tal hecho. Ninguna de las cortes confrontó un caso en el cual se hubiera argumentado que un mismo documento probara la existencia de una transferencia oral, y a su vez, le otorgara efecto legal a aquella promesa ineficaz [11]”.
En tal orden de ideas, para la corte una nota o memorando de transferencia no puede simultáneamente servir para cada uno de tales propósitos. De lo contrario –explicó-, un documento escrito que guarde bastante distancia con el evento real de la transferencia podría ser capaz de otorgarle eficacia (posiblemente ficticia) a una transferencia que supuestamente tuvo lugar años o décadas anteriores, pero para la cual no hay evidencia independiente que lo demuestre.
Para ejemplificar lo anterior, la corte planteo el siguiente ejemplo:
Una persona "O" le otorga a "A" , en el 2005, un documento escrito transfiriendo[le] su copyright. Posteriormente, por despecho o por falta de memoria, "O" redacta un documento con el propósito de ratificar una transferencia oral [que ocurrió] en el 2004, [sobre] el mismo copyright [el cual, en tal oportunidad, fue transferido a "B"], a pesar de que no hay evidencia del que tal cesión tuvo lugar. Si el memorando [con] "B" fuera suficiente para probar que [dicho] evento ocurrió, entonces para propósitos prácticos "A" nunca retuvo la propiedad sobre el copyright a pesar de retener un instrumento de transferencia; "B" retiene un documento que evidencia que él se apropio de la titularidad en el 2004; y "O", por lo tanto, no tuvo algún copyright que ceder en el 2005. Si el documento de "B" es suficiente para probar que la transferencia ocurrió, "A" no tiene ningún recurso, ya que con toda probabilidad no hay forma de que "A" pruebe que tal evento sucedió. Así, "B" podría demandar a "A" alegando infracción, a pesar del hecho de que "O" nunca le dijo nada a "B" acerca del copyright hasta después de que él ya había transferido el copyright a "A". Esta es la clase de resultado que el requerimiento de documento escrito pretende evitar . [12]
Entonces, y guiado por lo anterior, la corte concluyó que si Barefoot quería prevalecer sus argumentos sobre la transferencia, además del memorando de transferencia en sí mismo, éste debía presentar evidencia suficiente que permitiera concluir que el 5 de octubre de 1999 una transferencia oral había ocurrido.
(ii) Por otro lado, y respecto a la segunda fuente de evidencia entregada, la corte concluyó que nada en los presuntos títulos valores, en sí mismos, indicaron que constituían una compensación por la venta de algún copyright. Inclusive si tales títulos valores hubieran sido parte de una transferencia general del proyecto de una entidad a otra, dicho intercambio pudo no haber necesariamente requerido una transferencia de algún copyright. Por ejemplo, Barefoot pudo haber subcontratado para trabajar en el proyecto sin comprar el copyright, o éste pudo haber tan solo explotado el material protegible sin ningún derecho para hacerlo, esperando a que éste no fuera demandado.
Así, los títulos valores por sí mismos no tienen el suficiente peso probatorio para tales efectos.
(iii) Finalmente, y específicamente frente al tercer argumento que Barefoot erigió para mostrar que la transferencia había ocurrido, éste gira en torno a que el acuerdo de transferencia fue suscrito en agosto del 2000 por los propietarios del copyright transferido, y por Barefoot. Al punto, la corte recordó que el simple hecho de que Barefoot había trabajado la obra en el proyecto no quería decir que Village le había transferido oralmente sus copyrights.
Bajo las anteriores consideraciones, la corte de apelaciones confirmó el fallo que la corte de distrito emitió al respecto.
Footnotes
[1]“When Milne originally created the copyrighted work, he was an employee of Village. Under the works-for-hire doctrine, Village is presumed to own the copyrights to works created by its employees during the course of their employment. Ver. 17 U.S.C. § 201(b)”. La traducción e interpretación es propia.
[2]“[A] transfer (other than one by operation of law) ―is not valid unless an instrument of conveyance, or a note or memorandum of the transfer, is in writing and signed by the owner of the rights conveyed or such owner‘s duly authorized agent.‖ 17 U.S.C § 204(a)”. La traducción e interpretación es propia.
[3]“The ―note or memorandum‖ does not itself constitute the transfer; rather, the writing renders valid and enforceable in court a change in ownership that has already taken place. Under the Statute´s plain term it is clear that an oral transfer can be given legal effect by a subsequent signed writing”. La traducción e interpretación es propia.
[4]“… [A]s far as I am concerned, these contracts, though never signed, were honored to the letter”. La traducción e interpretación es propia.
[5]“(…) [T]he writing requirement is designed to prevent an author from ―giv[ing] away his copyright inadvertently, to ―force[] a party who wants to use the copyrighted work to negotiate with the creator to determine precisely what rights are being transferred and at what price, and to provide a ―guidepost for the parties to resolve their disputes.” La traducción e interpretación es propia.
[6] “… [A]n oral contract subject to the statute may be valid but unenforceable in court, but a copyright transfer cannot even take place without writing. This reading of § 204 (a) compelled the court to interpret the statutory requirements strictly… So construed, § 204 (a) was not satisfied by a letter that was written three and a half years after the alleged oral agreement, a year and a half after its alleged term would have expired and 6 months into a contentious lawsuit”. La traducción e interpretación es propia.
[7]“[a] contract is valid only insofar as it has legal operation and invalid insofar as it has not, meaning that a contract rendered unenforceable by the statute of frauds is not actually valid in any meaningful sense”. La traducción e interpretación es propia.
[8]“chief purpose of section 204(a) (like the Statute of Frauds) is to resolve disputes between copyright owners and transferees and to protect copyright holders from persons mistakenly or fraudulently claiming oral licenses or copyright ownership.” La traducción e interpretación es propia.
[9]“[a]n assignment of a right is a manifestation of the assignor‘s intention to transfer it by virtue of which the assignor‘s right to performance by the obligor is extinguished in whole or in part and the assignee acquires a right to such performance.” La traducción e interpretación es propia
[10]“Anyone with authority to convey Village’s property to another could have orally assigned the copyright to Barefoot (…)”. La traducción e interpretación es propia.
[11]“The idea of a memorandun validating an earlier copyright transfer depends on the original transferring event actually having transpired. In each of the cases cited above for the proposition that a later writing can confirm an earlier oral grant, there was evidence of this crucial historical fact extrinsic to the writing. None of those courts confronted a case in which it was argued that the same document both proved that an oral transfer occurred and gave legal effect to that otherwise unenforceable promise”. La traducción e interpretación es propia.
[12]“Suppose, for instance, that O gave A a written document conveying his copyright in 2005. Later, out of spite or faulty memory, O drafts a document purporting to validate a 2004 oral transfer of the same copyright to B, even though there is no evidence that this assignment actually took place. If the memorandum to B were enough to prove that the event occurred, then for practical purposes A never owned the copyright despite holding an instrument of conveyance: B holds a document showing that he took ownership in 2004 and that O therefore did not have any copyright to assign in 2005. If B‘s document is enough on its own to prove that the oral transfer happened, A has no recourse, as there is in all likelihood no way for him to prove that such an event did not transpire. Thus B would be able to sue A for infringement despite the fact that O never actually said anything to him about the copyright until after he had already given the transferring instrument to A. This is the kind of result that the writing requirement is intended to avoid”. La traducción e interpretación es propia
Thomsen v. Famous Dave's of Am., Inc.
ASUNTO JURÍDICO RELEVANTE: Una transferencia de titularidad no requiere palabras mágicas para satisfacer la ley de Copyright Norteamericana.
CASO: Thomsen v. Famous Dave's of Am., Inc.
CORTE QUE DECIDE: UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE EIGHTH CIRCUIT
FECHA: 4 de junio de 2010.
I. Hechos:
- Famous Dave’s es una cadena de restaurantes BBQ. En 1995 su cofundador, el Sr. Dave Anderson contrató a Thomsen, un contratista independiente, para diseñar y manufacturar los signos y decoración para el primer restaurante de la cadena en vecindario de Linden Hills de Minneapolis.
- En palabras del Sr. Anderson, el restaurante fue pretendido para evocar el restaurante BBQ americano por excelencia, con un tema “Shack”. La decoración interior incluyó signos pintados a mano representando fuego y estilizados cerdos, así como recuerdos de días de antaño tal como antiguas placas de permisos de conducción.
- El Sr. Thomsen continuó produciendo trabajo de arte sobre el interior de los diseños, para los nuevos restaurantes de la cadena, a lo largo de 1990.
- Aunque éste imprimió su nombre en varias de sus dibujos y a su vez, los marcó como no reproducibles, el Sr. Thomsen no registró sus copyright sobre alguna de sus obras que había creado para Famous Dave’s en sus primeros seis años de haber trabajado con la compañía.
- Para Octubre de 2001, Famous Dave’s había abierto 36 restaurantes más, incluyendo franquicias. El Sr. Thomsen creó e instaló sus signos en 20 de los restaurantes. En su declaración, el Sr. Thomsen admitió que él no había trabajado directamente sobre los otros 16. Sin embargo, había vendido ciertos paquetes de signos a Famous Dave’s, los cuales no supo en donde la compañía optó por ubicar.
- En el 2001, Thomsen estuvo trabajando sobre un nuevo restaurante de Famous Dave´s en Wisconsin. El Sr. Ken Miller, un arquitecto de la compañía, expresó su intención de integrar diseños principales del restaurante de Wisconsin dentro de otro restaurante que estaba en desarrollo. Thomsen testifico que antes de este incidente, él había creído que su compañía, AJ Sign Company, era la única comprometida en los trabajos para Famous Dave’s. en respuesta a lo que éste último percibió como una infracción a sus derechos, Thomsen registro sus copyrights para varias obras que él había pintado para Famous Dave’s. Así, terminó enviando cartas a Famous Dave’s en las que solicitaba cesar y desistir de usar sus copyrights.
- En tal escenario, el Sr. Thomsen alegó la titularidad de, entre otras obras, todas las piezas incluidas en la presente disputa, proponiendo que Famous Dave’s le pagara USD$ 600,000 como compensación por la alegada infracción.
- En respuesta, Famous Dave’s adoptó la posición de que el Sr. Thomsen ni creó ni retuvo la propiedad de la imagen, apariencia y diseño de sus restaurantes, sino que simplemente produjo o pintó los diseños de los restaurantes. De hecho, las entregas que hizo Thomsen, agregó Famous Dave’s, no incluyeron ninguna notificación y/o aviso de Copyright u otra alegación y/o reivindicación de titularidad.
- Posteriormente, los Srs. Thomsen y Dave Anderson resolvieron la disputa a través de una negociación de un acuerdo, el cual firmaron el 4 de octubre de 2001. Éste, en sus partes relevantes, disponía lo siguiente:
[Famous Dave’s] acuerda respetar los diseños creativos arquitectónicos y de decoración de Al [diseñados] para Sioux Falls, Burnsville, Crosslake, y Wisconsin Dells. La Compañía también está de acuerdo en identificar estos restaurantes particulares como diseño de la firma del restaurante creados por la compañía Al, y utilizará los mejores esfuerzos para informar a todos los futuros operadores de franquicias y a sus arquitectos, sobre la propiedad y naturaleza protegible de sus conceptos decorativos y arquitectónicos como solamente proporcionados por Al.
Esto incluye todas las futuras tiendas que Al diseñe, desarrolle o decore.
A cambio, Al está liberando todo copyright, propiedad de diseño y similar a Famous Dave’s, que tenga en todos los otros restaurantes que él había trabajado con la excepción de [los restaurantes de] Sioux Falls, Burnsville, Crosslake y Wisconsin Dells. Esto no impide a Al de la producción o manufacturación de estos signos para Famous Dave’s [1]”.
- El referido acuerdo también incluyó el reconocimiento por parte de Famous Dave’s del hecho de que el Sr. Thomsen, fue excluido de regalías sobre los diseños de dos restaurantes recientemente terminados.
- En el 2007, Thomsen buscó la presente demanda en contra de Famous Dave’s, alegando varias pretensiones de infracción al copyright, en violación de la Copyright Act de 1976, para 20 obras que él había creado entre 1995 y 2000. Thomsen también alegó que Famous Dave’s incumplió el acuerdo firmado entre las partes, buscando así una declaración de que el mismo no fue efectivo.
- Por su parte, Famous Dave’s, en su defensa, sostuvo que es el único titular de los copyright sobre las obras que el Sr. Thomsen alegaba como suyas.
- La corte de distrito otorgó sentencia sumaria a Famous Dave’s, sobre las pretensiones relacionadas con el copyright y las que versaban en asuntos contractuales.
- El Sr. Thomsen apeló.
II. Consideraciones de la corte de apelaciones:
La corte de apelaciones comenzó la revisión de la decisión de la corte de distrito, observando que el acuerdo firmado por los Srs. Anderson y Thomsen de una manera no ambigua, asignó la titularidad de ciertos copyright a Famous Dave’s. el parágrafo nueve del acuerdo claramente declara que: “Al está liberando todo copyright, propiedad de diseño y similar a Famous Dave’s, que tenga en todos los otros restaurantes que él había trabajado con la excepción de [los restaurantes de] Sioux Falls, Burnsville, Crosslake y Wisconsin Dells”.
Al punto, la corte agregó lo siguiente: “una transferencia de titularidad no requiere palabras mágicas para satisfacer la ley de Copyright (…) [2]”. Por ello, consideró que el parágrafo noveno del acuerdo representa una clara cesión con una respectiva excepción en el referido título traslaticio de dominio.
El referido entendimiento interpretativo del parágrafo noveno, precisó la corte, fue también consistente con el parágrafo seis, dado que el parágrafo noveno preservo para Thomsen, precisamente, las categorías de obras las cuales están sujetas al parágrafo seis. Más aún, Thomsen no hubiera necesitado reservar el derecho a continuar haciendo los signos si él no hubiera transferido los copyrights que pesaban sobre ellos.
Por ello, la corte de apelaciones sostuvo que el Sr. Thomsen intentó oscurecer la claridad del parágrafo noveno a través de una argumentación que alegaba, palabras más palabras menos, lo siguiente: “El hecho de que Al este liberando todo copyright, diseño u obra a Famous Dave’s significa que, Thomsen está liberando a Famous Dave’s de responsabilidad [jurídica] por infracción al Copyright [3]”.
Bajo tal confusa argumentación, la corte recordó que Thomsen agregó que el parágrafo noveno podía razonablemente ser interpretado para significar que él estaba liberando a Famous Dave’s de responsabilidad. Sin embargo, la primera frase del referido parágrafo no habla de responsabilidad. Este aparatdo, recordó la corte, empleó la frase “liberando…a” (releasing…. to), en vez de la frase “liberando…de” (releasing … from). Este lenguaje, según la corte, sujeto a dicho parágrafo a una única interpretación, la cual es que Thomsen estaba renunciando a un derecho a favor de Famous Dave’s, más que liberando a éste último de una obligación.
Aunque el acuerdo estudiado fue suscrito sin la presencia y/o asistencia de un abogado, las partes conocieron como emplear las palabras que reflejaban una exoneración de responsabilidad cuando esta era la intención de las mismas, apuntó la corte recordando el parágrafo 16, en donde se establece una exoneración de responsabilidad por infracciones o desacuerdos anteriores a la firma del referido acuerdo.
En consecuencia, la corte de apelaciones concluyó que Thomsen, sin ningún tipo de ambigüedad, transfirió la titularidad de todos los diseños de los restaurantes que habían acordado en el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo no declaro explícitamente que 20 copyrights disputados en el caso, no son diseños sin firma de los restaurantes preservados por Thomsen. Por ello, donde los términos del contrato son ambiguos, la construcción del mismo se convierte en una cuestión de hechos a menos que la existencia de evidencia extrínseca sea conclusiva [4].
Footnotes
[1]“[Famous Dave's] agrees to respect Al's creative architectural/décor designs for Sioux Falls, Burnsville, Crosslake, and Wisconsin Dells. The company further agrees to identify these particular restaurants as "signature restaurant designs" created by Al's company and will use best efforts to advise all future franchise operators and their architects of the proprietary and copyright nature of these architectural/décor concepts as solely provided by Al. This includes all future stores that Al designs, develops, or decors. [paragraph nine] . . . In return, Al is releasing all copyright, proprietary design and sign work to [Famous Dave's] in all other restaurants that he has worked on with the exception of Sioux Falls, Burnsville, Crosslake, and Wisconsin Dells. This does not preclude Al from producing or manufacturing these signs for Famous Dave's”. La traducción e interpretación es propia.
[2]“A transfer of ownership requires no magic words to satisfy copyright law (…)”. Radio Television Espanola S.A. v. New World Entm't, Ltd., 183 F.3d 922, 927 (9th Cir. 1999). La traducción e interpretación es propia.
[3]Al is releasing all copyright, proprietary design and sign work to [Famous Dave's]" means that Thomsen is releasing Famous Dave's from liability for copyright infringement. La traducción e interpretación es propia.
[4]Martens v. Minn. Mining & Mfg. Co., 616 N.W.2d 732, 751 (Minn. 2000)
Peter F. Gaito Architecture, LLC v. Simone Dev. Corp.
En aplicación del llamado test del observador ordinario (ordinary observer test), la Corte de Apelaciones reconoció la importancia de distinguir los elementos no protegibles de los protegibles, a fin de efectuar un análisis mucho más exigente. Frente a lo anterior, la Corte sostuvo antes que nada debe intentarse extraer los elementos no protegibles de su consideración, y preguntarse si los elementos protegibles, aisladamente, son sustancialmente similares. Por su parte, la Corte de Apelaciones aprovecho esta oportunidad para recordar que “en acciones de infracción del Copyright, la similitud entre dos obras debe concernir a la expresión de la ideas, no a las ideas en sí mismas.” Al punto, la Corte sostuvo lo siguiente: “Este principio, conocido como la dicotomía de la idea y la expresión, asegura a los autores el derecho a su expresión original, y a su vez, fomenta a otros a crear libremente tomando las ideas y la información expresados por una obra”. Así las cosas, la Corte recordó que “en la medida que los planos arquitectónicos incluyan nociones generalizadas de donde ubicar los elementos funcionales, como la ruta del tráfico, e incluya métodos de construcción y principios de ingeniería que son aplicados… estas son ideas que pueden ser tomadas y utilizadas por un sucesor sin violar el Copyright del autor o diseñador original”.
I. HECHOS:
- En agosto de 2004, la Ciudad de New Rochelle emitió una convocatoria o solicitud de desarrollo de propuestas (Request for Development Proposals RFP) para efectos de identificar un equipo de bienes raíces que construyera una urbanización de usos mixtos de unos 178 acres de parcelas de tierra en The Church and Street Divisions ubicado en el centro de la ciudad. (en adelante referido como el proyecto Chuch Street).
- Los demandantes, Gaito Architecture, y por el otro lado el demandado, Simone Development Corporation (SDC), acordaron conjuntamente entregar una propuesta para el proyecto Chuch Street en respuesta a la RFP. Gaito y Gaito Arquitecture diseñaron planos arquitectónicos para el proyecto; y Simone, por su parte, aseguró la financiación del mismo, con la asistencia de los demandados Thomas Metallo y TNS Development Group (TNS).
- De acuerdo con el contrato firmado entre las partes, los demandantes procedieron a esbozar los planos arquitectónicos los cuales incluyeron todos los contenidos de los diseños, conceptos, información de la zona y estadísticas relacionadas con la propuesta presentada a la Ciudad de New Rochelle.
- El 1 de noviembre de 2004, los demandantes, junto con los demandados Simone, SDC, Metallo y TNS, entregaron a la Ciudad una propuesta final del diseño en nombre de SDC. En términos generales, la propuesta consistía de planos para una torre residencial, un espacio para negocios relacionados con el retail en la base de la torre, una nueva plaza peatonal, un parque público, y un parqueadero.
- El 11 de marzo de 2005, New Rochelle concedió el proyecto Church Street al referido grupo por un precio estimado de USD$ 175 millones.
- Entre marzo y junio de 2005, los demandantes prepararon varios esquemas para el proyecto, y en abril5 de 2005, Gaito registró sus diseños para el proyecto en la United States Copyright Office. Acorde con los diseños de los demandantes, el demandado Simone Chuch Street LL ( de la cual Simone y Metallo son miembros), acordaron un Memorando de Entendimiento con New Rochelle como los desarrolladores para el proyecto.
- Sin embargo, aproximadamente en junio de 2005, una disputa se erigió entre los demandantes, Simone y SDC; concerniente a la compensación de los demandantes en razón a la realización del proyecto. Como consecuencia de esta disputa, Simone, SDC, Simone Church Street LLC, Metallo y TNS (los demandados) terminaron su relación contractual con los demandantes, continuando por su lado el plan arquitectónico del proyecto.
- La ofensiva de la enmienda de la demanda por parte de los demandantes, fue referente a argumentar que los demandados utilizaron injustamente diseños protegidos por el Copyright sin su respectiva autorización, para efectos de seguir con la elaboración del proyecto Church Street. Asimismo, argumentaron que SLCE Architects LLP- la empresa de arquitectos que continuó el trabajo con los demandados-, desarrolló un rediseño para el proyecto basado en gran medida en sus diseños.
- La enmienda de la demanda identifica 35 alegadas similitudes entre los diseños de los demandantes para el proyecto Church Street y el rediseño de SLDC. Ellas incluyen similitudes como la ubicación (tales como la ubicación de un nuevo parque, la zona de parqueo, la plaza pública, las escaleras eléctricas, y el paisaje público abierto al espacio; similitudes como ciertos rasgos y funciones (tales como la inclusión de un nuevo garaje, el paisaje al nivel de la plaza, sitios de parqueo para residentes y para el uso del retail, arte público, boutique shops con la flexibilidad para potenciales arrendatarios), arquitectura que fue luminosa, aireada, transparente, hecha de vidrio con insinuaciones directas de materiales tradicionales, una torre con un rasgo delgado, balcones para las unidades residenciales; así como ciertas similitudes con respecto a la orientación del proyecto; y similitudes como parámetros (tales como un piso de un área de 5.5m, un parqueadero con 850 espacios de parqueo, un espacio de retail de 44,000 pies cuadrados, y oficinas profesionales de 2,500 pies cuadrados).
- Basados en los referidas alegaciones, los demandantes iniciaron la presente acción, alegando violaciones del Copyright Act 17 U.S.C. § 101, y sostuvieron pretensiones relacionadas con el enriquecimiento injusto (unjust enrichment) bajo la ley del Estado de Nueva York. En noviembre 19 de 2008, los demandados sostuvieron la necesidad de rechazar la acción presentada conforme a la Federal Rule of Civil Procedure 12 (b) (6); principalmente argumentando que, incluso si se asumiera que los demandados tuvieron acceso a los diseños de los demandantes, no existió ninguna similitud sustancial entre los elementos protegidos de aquellos diseños y los elementos utilizados en los rediseños de SLCE.
- Con sentencia del 22 de mayo de 2009, la Corte de Distrito otorgó a los demandados la moción de rechazo de la demanda. Puesto que la referida corte asumió, para los propósitos de la moción, que la copia actual por parte de los demandados ocurrió, principalmente la corte se enfocó en la cuestión de determinar si la similitud sustancial existía entre los dos diseños. Con respecto a lo anterior, la Corte de Distrito comparó varios de los rasgos y elementos de los diseños predominantes en cada diseño, concluyendo que la visión e impresión global de los dos diseños eran completamente diferentes, y que ningún juicio razonable podría disponer lo contrario. Con respecto a varias de las específicas similitudes identificadas por los demandantes, la Corte de Distrito concluyó que dichos rasgos son comunes a la actividad y por ello son equivalentes a ideas abstractas o conceptos que no son protegibles bajo el Copyright Act.
- Basado en el referido análisis, la Corte de Distrito rechazó la demanda presentada por los demandantes que alegaban infracciones al Copyright, concluyendo que en el caso en concreto no existió similitud sustancial entre el rediseño de los demandados y los elementos protegibles de los diseños de los demandantes.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE DE APELACIONES:
A fin de establecer una infracción al Copyright, recordó la corte de apelaciones, un demandante con un válido copyright debe demostrar que: “(1) el demandado actualmente copió la obra del demandante; y (2) dicha copia es ilegal porque una similitud sustancial existe entre la obra del demandado y los elementos protegibles del demandante [1]”.
En el presente caso, para los propósitos de la moción de rechazo, la Corte de Distrito asumió que la copia actual efectivamente ocurrió. En tal sentido, el principal problema jurídico dirigido por la Corte de Distrito y erigido en esta acción de apelación fue el de determinar si una similitud sustancial existió entre los rediseños de los demandados y los elementos protegibles de los diseños de los demandantes.
Desde el principio, la Corte de Apelaciones reconoció que el test para determinar una infracción de un Copyright es vago por necesidad [2]. Efectivamente, la determinación de la extensión de la similitud que puede constituir un rasgo sustancial de cara a determinar la infracción, presenta una de los más difíciles cuestiones en la ley del Copyright; y a su vez, es uno de los menos susceptibles de generalizar. Por tales razones, debe tenerse en cuenta –recordó la corte- que la cuestión de la similitud sustancial típicamente presenta una extrema cercanía con los hechos de cada caso en concreto.
Ahora bien, respecto a la cuestión de la similitud sustancial la Corte de Apelaciones reconoció que ésta no es exclusivamente reservada para su resolución por un jurado; sin embargo, precisó que en ciertas circunstancias es completamente adecuado para una Corte de Distrito resolver referida cuestión como un asunto jurídico, bien sea porque la similitud entre dos obras concierne solo a elementos no protegibles de la obra del demandante, o porque ningún jurado razonable, adecuadamente instruido, podría encontrar que las dos obras son sustancialmente similares.
Estos mismos principios son aplicables cuando un demandando erige la cuestión de similitud sustancial en instancias de alegatos sobre una moción de rechazo. En acciones de infracción del Copyright, las obras en sí mismas reemplazan y controlan las descripciones contrarias de las mismas, incluyendo alguna alegación contraria, conclusiones o descripciones de las obras contenidas en los alegatos.
Cuando una corte, preciso la Corte de Apelaciones, recibe un recurso de apelación con el objetivo de considerar si las obras son sustancialmente similares, ningún descubrimiento o investigación es necesaria, dado que solo se requiere una comparación visual de las obras [3]. Así, como en el caso en concreto, cuando las obras en cuestión son adjuntadas a la demanda, es perfectamente apropiado para la Corte de Distrito considerar la similitud entre aquellas obras en conexión con una moción de rechazo de la demanda. Sí efectuando dicha evaluación la Corte de Distrito determina que las dos obras no son sustancialmente similares, ésta puede adecuadamente concluir que la demanda presentada, junto con las obras incorporadas en ella, no deriva en la titularidad de un amparo judicial.
La Corte de Apelaciones precisó que el anterior acercamiento no es solo coherente con sus previos precedentes, sino que a su vez es congruente con la posición tomada por muchas de las cortes de distritos de su circuito.
Habiendo concluido que la Corte de Distrito no erró al considerar la cuestión de similitud sustancial en la moción de rechazo presentada por los demandados, la Corte de Apelaciones pasó a observar si la Corte de Distrito erró al resolver tal cuestión jurídica a favor de los demandados.
Al punto, la Corte precisó que el estándar del test para la similitud sustancial entre dos obras resulta al determinar si “un observador ordinario, a menos que pueda detectar las disparidades, podría estar dispuesto a pasarlas por alto, y considerar el atractivo estético a su vez [4]”. En aplicación de la llamada test del observador ordinario (ordinary observer test), la Corte se preguntó si un observador promedio puede reconocer que la alegada obra infractora se apropió de una obra protegida por el Copyright.
Para tal efecto, la Corte reconoció la importancia de distinguir los elementos no protegibles de los protegibles, a fin de efectuar un análisis mucho más exigente. Frente a lo anterior, la Corte sostuvo lo siguiente: “debemos intentar extraer los elementos no protegibles de nuestra consideración y preguntarnos si los elementos protegibles, aisladamente, son sustancialmente similares [5]”.
Sin embargo, aclaró la Corte que sin importar cual test se aplique debe entenderse que se desaprueba cualquier moción que requiera diseccionar las obras en diferentes componentes, y comparar solo estos elementos los cuales son, en sí mismos, protegibles por el Copyright [6]. De hecho, la Corte precisó que principalmente se guía al comparar los conceptos globales de los diseños e impresión general de los mismos, con aquellos que se involucran dentro de la obra que se alega infringida. Lo anterior, recordó la Corte, es porque el demandado puede infringir la obra del demandante no solamente a través de copiar literalmente una porción de la misma, sino que también, puede vulnerar el copyright del demandante al utilizar partes de la obra protegida que aparentemente solo se relacionan con numerosas decisiones estéticas involucradas en la obra de arte del demandante [7].
Así, al final, la referida investigación necesariamente se enfoca en determinar si el alegado infractor malversó la vía original en la cual el autor seleccionó, coordinó y conjugó los elementos de su obra [8].
Al aplicar los referidos principios metodológicos al caso en concreto, la Corte de Apelaciones concluyó que de una manera contundente se demostró la ausencia de similitud entre los dos diseños confrontados.
Para soportar lo anterior, la Corte explicó que el diseño en general que los demandantes presentaron con relación al proyecto Church Street, por ejemplo, consistía de no solo una estructura, sino de tres estructuras; a saber: una torre residencial de 34 espacios, una estructura que contenía la propuesta del espacio retail con unidades residenciales, y un edificio multiuso, todos orientados a lo largo de la Iglesia y de la división de las calles en el centro de la ciudad de New Rochelle. El rediseño del demandado, en contraste, consiste de una estructura singular que se comprende de una torre residencial de 42 espacios, dos espacios que daban la cara a la calle principal, un espacio retail adyacente a la torre para ser ocupada por dos grandes arrendatarios, y espacios comerciales y de retail adyacentes al lado sureste del sitio del proyecto.
Los edificios en ambos diseños estaban conectados por plazas peatonales, pero estos se plasmaron de diferentes vías. El diseño de los demandantes contenía una prominente plaza que conectaba a la Iglesia y a las divisiones de las calles, y que conducía a la puerta interior y a una propuesta de parqueadero. El rediseño de los demandados contenía una plaza que se prolongaba a lo largo del lado este de la Division Street al centro de la Iglesia. El nuevo parqueadero incluido en el diseño de los demandantes se ubicaba en la esquina de Leory Place y Division Street, y los rasgos de los dos prominentes diseños circulares con una vía peatonal dibujada diagonalmente. Por el contrario, en uno de los rediseños de los demandados aparece un parqueadero en forma de “U” que desenvuelve el mismo alrededor de un nuevo sitio de parqueo, el cual se ubicó frente a Church Street, Leroy Place y Division Street.
Dado lo anterior, la Corte de Apelaciones concluyó que las impresiones generales de los dos diseños confrontados son completamente diferentes. De hecho, nada en las variaciones esquemáticas y planos indicó algún tipo de similitud entre las específicas elecciones estéticas involucradas en los respectivos diseños.
Asimismo, la Corte de Apelaciones sostuvo que ambos diseños exponían ideas similares y conceptos relacionados al desarrollo de un diseño multifuncional en el centro de la ciudad de New Rochelles, el cual estaba centrado alrededor de una prominente torre residencial. Sin embargo, examinado el concepto total y la apariencia de los diseños bajo la lupa del sentido común, la Corte concluyó que ningún observador promedio podría reconocer que la alegada copia se había apropiado de la obra protegida por el Copyright.
Finalmente, la Corte de Apelaciones aprovecho esta oportunidad para recordar que “en acciones de infracción del Copyright, la similitud entre dos obras debe concernir a la expresión de la ideas, no a las ideas en sí mismas [9]”. Al punto, la Corte sostuvo lo siguiente:
Este principio, conocido como la dicotomía de la idea y la expresión, asegura a los autores el derecho a su expresión original, y a su vez, fomenta a otros a crear libremente tomando las ideas y la información expresados por una obra [10].
Por ello, en casos como el que se reseña en esta oportunidad, es preciso determinar si alguna de las alegadas similitudes han debido ser expresiones estéticas y originales protegibles, o si por el contrario, si tal similitud contiene elementos que están a la libre disposición del público.
Así las cosas, esta Corte consideró la dicotomía entre la idea y la expresión con respecto a los diseños arquitectónicos expuestos en el caso Attia v. Society of the New York Hospital, 201 F.3d 50 (2d Cir. 1999). En el referido caso, recordó la Corte, la demanda presentada alegó que los demandados copiaron los dibujos para la renovación del hospital de Nueva York, falsamente designando a los mismos como la fuente de su diseño para la renovación. Así, los demandantes en aquella oportunidad argumentaron- tal y como se hizo en el presente caso- que los dibujos de los demandados malversaron la singular combinación de los elementos inherentes al diseño en su solución general del mismo, incluyendo al menos características de los elementos de los diseños y sus representaciones. En el referido caso, la Corte de Distrito de conocimiento otorgó sentencia sumaria a los demandados, concluyendo que, después de descontar aquellos rasgos en el diseño del demandante que simplemente abarca rasgos básicos que se relacionan con la logística y operación de un hospital, la obra del demandante simplemente consiste de un concepto no realizado o idea que no es protegible.
En apelación, esta Corte de Apelaciones confirmó el otorgamiento de dicha sentencia sumaria. Como asunto preliminar, en esa oportunidad la referida Corte de Apelaciones enfatizó que “en la medida que los planos arquitectónicos incluyan nociones generalizadas de donde ubicar los elementos funcionales, como la ruta del tráfico, e incluya métodos de construcción y principios de ingeniería que son aplicados… estas son ideas que pueden ser tomadas y utilizadas por un sucesor sin violar el Copyright del autor o diseñador original [11]”.
En el caso en concreto, después de considerar las alegadas similitudes entre los diseños de los demandantes y el rediseño de los demandados, la Corte de Apelaciones sostuvo que es claro que el rediseño de los demandados tan solo utilizó ideas y conceptos relacionados con la materia general del proyecto. Como la Corte de Distrito correctamente observó, los varios componentes y rasgos que los demandados supuestamente utilizaron en su rediseño, son conceptos generales e ideas que son “comunes a incontables torres de pisos en zonas residenciales [12]”. Al punto, aclaró la Corte que si hubiera considerado viables jurídicamente los argumentos de los demandantes, hubiera directamente contravenido el objetivo subyacente del Copyright de fomentar a otros la libre construcción bajo ideas e información expresadas en una obra.
En resumen, la Corte de Apelaciones concluyó que dado que los demandantes fallaron al alegar que una similitud sustancial existía entre la obra de los demandados y los elementos protegibles de los demandantes, la Corte de Distrito adecuadamente rechazó la demanda presentada que alegaba infracción al Copyright federal.
Footnotes
[1]“(1) the defendant has actually copied the plaintiff’s work; and (2) the copying is illegal because a substantial similarity exists between the defendant’s work and the protectible elements of plaintiff’s.” Hamil Am. Inc. v. GFI, 193 F.3d 92, 99 (2d Cir. 1999)”. La traducción e interpretación es propia.
[2] Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487, 489 (2d Cir.1960)
[3]Folio Impressions, Inc. v. Byer Cal., 937 F.2d 759, 766 (2d Cir. 1991).
[4]“The standard test for substantial similarity between two items is whether an ‘ordinary observer, unless he set out to detect the disparities, would be disposed to overlook them, and regard [the] aesthetic appeal as the same.’” Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc., 262 F.3d 101, 111 (2d Cir. 2001) (quoting Hamil Am., 193 F.3d at 100). La interpretación y traducción es propia.
[5]On occasion, though, we have noted that when faced with works “that have both protectible and unprotectible elements,” our analysis must be “more discerning,” Fisher-Price, Inc. v. Well-Made Toy Mfg. Corp., 25 F.3d 119, 123 (2d Cir. 1994), and that we instead “must attempt to extract the unprotectable elements from our consideration and ask whether the protectible elements, standing alone, are substantially similar,” Knitwaves, Inc., 71 F.3d at 1002. La traducción e interpretación es propia.
[6]“No matter which test we apply, however, we have disavowed any notion that “we are required to dissect [the works] into their separate components, and compare only those elements which are in themselves copyrightable”. La interpretación y traducción es propia.
[7]Tufenkian Import/Export Ventures, Inc., 338 F.3d at 134
[8]Feist Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340, 358 (1991)
[9]“In a copyright action, however, the similarity between two works must concern the expression of ideas, not the ideas themselves. Reyher v. Children’s Television Workshop, 533 F.2d 87, 90-91 (2d Cir. 1976); Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119, 121 (2d Cir. 1930). See 17 U.S.C. § 102(b)”. La traducción e interpretación es propia.
[10]"This principle, known as the “idea/expression dichotomy, assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work.” Feist, 499 U.S. at 349-50. La traducción e interpretación es propia.
[11]“As a preliminary matter, we emphasized that “to the extent that [architectural] plans include generalized notions of where to place functional elements, how to route the flow of traffic, and what methods of construction and principles of engineering to rely on, these are ‘ideas’ that may be taken and utilized by a successor without violating the copyright of the original ‘author’ or designer.” La traducción e interpretación es propia.
[12]“common to countless other urban high-rise residential developments.” La interpretación y traducción es propia.
PAUL ORAVEC V. SUNNY ISLES LUXURY VENTURES, SIEGER SUAREZ ARCHITECTURAL PARTNESHIP INC., DEZER PROPERTIES LLC.
